商標権侵害を主張する前に!5つの検討すべき事項を紹介

まとめ

・商標権を行使する前に、商標権侵害に該当するか、様々な点から、しっかり検討する必要があります

・具体的には、相手方の使用商標が、登録商標と同一もしくは類似するか、また、指定商品・役務の範囲に含まれるか等、検討しましょう

・さらに、事業目的ではない場合や商標的な使用に当たらない場合も、商標権侵害には該当しません。勘違いしやすいので、注意しましょう

商標権の侵害に該当すると

あなたが、商標登録を保有していて、第三者が、あなたの商標権を侵害したとします。

その場合、裁判所に訴えたり、相手方に警告書を送付できます。

侵害者に対して、商標の使用の中止を要求できます。

また、損害が生じていれば、損害賠償を請求できます。

なお、詳細については、以下の記事で、紹介しています。

それでは、商標権侵害に該当するか、どのように検討すべきでしょうか?

商標の弁理士としての経験を踏まえて、検討すべき事項について、紹介していきます。

商標権侵害を主張する前の検討事項①(登録商標と同一もしくは類似するか?)

相手方が使用している商標が、登録商標と同一か類似する必要があります。

同一もしくは類似しないと、商標権侵害が認められません。

商標の類否は、特許庁での審査よりも、より個別具体的に判断されます。

当然ですが、商標の権利者は、自分の登録商標に思い入れがあります。

登録商標の類似範囲を広く考えがちです。

弁理士などの専門家に相談して、なるべく、客観的な意見をもらうようにしましょう。

虎さん
虎さん

商標の類否判断には、専門的な知識と経験が必要です

商標権侵害を主張する前の検討事項②(指定商品・役務の類似範囲か?)

指定商品・役務と同一もしくは類似する製品・サービスに使用していないと、商標権侵害を主張できません。

例えば、あなたが、「文房具」を指定商品とする「ABC」という商標登録を保有しているとします。

第三者が、「ABC」という名称の「ボールペン」を販売していれば、あなたの商標権の侵害に該当します。

しかし、「ABC」という名称の「自動車」を販売していたとします。

その場合、「文房具」と「自動車」は類似の関係にありませんので、商標権侵害を主張できません。

虎さん
虎さん

どのような商品・役務(サービス)に使用しているか、チェックしましょう

商標権侵害を主張する前の検討事項③(事業目的での使用か?)

商標法上の商標の定義には、「業として」という文言が含まれています。

詳細については、以下の記事で、紹介しています。

つまり、相手方が事業目的で使用していなければ、商標権侵害を主張できません。

例えば、家族や友人のために無料で配るクッキーに、あなたの登録商標が使用していたとします。

その場合、事業目的ではないので、商標権の侵害には該当しません。

商標権侵害を主張する前の検討事項④(商標的な使用か?)

商標によって、他人の商品・サービスと区別することで、商標としての機能を発揮します。

逆に言えば、他人の商品・サービスと区別できない態様であれば、商標として機能します。

仮に、そのような態様だと、登録商標と同一の表示・文言を使用しても、商標権侵害に該当しません。

例えば、参考になるのは、以下の記事で紹介している「巨峰」事件です。

段ボールの「巨峰」の文字は、巨峰が入っていることを意味しているに過ぎません。

よって、商標的な使用ではないので、商標権を侵害しないと、判断しました。

長年、商標の弁理士として働いていると、この点を理解できていない依頼者が多いです。

相手方の使用態様に注意を払いましょう。

虎さん
虎さん

「商標としての使用」に該当しないと、商標権侵害にはなりません!

商標権侵害を主張する前の検討事項⑤(不使用取消審判のリスク)

3年以上、日本国内で、登録商標を使用していないとします。

その場合、不使用取消審判を請求されて、商標登録が取り消されるリスクがあります。

なお、不使用取消審判については、以下の記事で紹介しています。

相手方に権利行使をしたら、逆に、相手方から、不使用取消審判を請求される危険性があります。

権利行使する前に、この点、チェックする必要があります。

不使用取消審判により、自分の商標登録が取り消されるリスクがないか、検討しましょう。

商標権侵害を主張する前に、弁理士や弁護士に相談!

本人だと、自分の権利を広く解釈しがちなので、客観的な意見が必要です。

商標権侵害を主張する前に、商標専門の弁理士、もしくは、商標に精通している弁護士に相談しましょう。

筆者(すみや商標知財事務所)に相談いただければ、親身になって、一緒に検討します。

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