ドクターマーチンの革靴の位置商標の判例紹介

事件の概要

商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。

今回は、知的財産高等裁判所の令和５年（行ケ）第１０００３号の判決、ドクターマーチンの革靴の位置商標の判例を紹介します。

あなたは、ドクターマーチンの革靴を知っていますか？

ドクターマーチンは、イギリスの靴・ブーツのブランドです。

ドクターマーチンの革靴・ブーツは、黄色のステッチ（糸の縫い目）が、特徴です。

実際、ドクターマーチンの多くの革靴・ブーツには、黄色のステッチがあります。

そこで、日本で、以下の位置商標を出願しました。

なお、黄色の破線状の図形が、商標出願の範囲です。

破線は商品の形状の一例を示していて、商標を構成する要素ではありません。

指定商品は、「革靴」と「ブーツ」です。

特許庁の審査では、本願商標は、識別力を有さないとして、拒絶されました。

簡単に言えば、ありふれているので、商標としての特徴がないと判断されました。

これに対して、使用によって、本願商標が識別力を獲得した旨、主張しました。

しかし、そのような主張も認められませんでした。

拒絶査定不服審判を請求しましたが、判断が覆らずに、拒絶査定を維持する旨、審決が下されました。

この審決に対しても不服があり、訴訟を提起したのが、本件の裁判になります。

位置商標は、「新しいタイプの商標」の１つで、2015年から、商標法の保護対象になりました

裁判所の判断

あなたは、ドクターマーチンの位置商標を、どう判断しますか？

商標登録が認められる程、日本国内で、著名だと思いますか？

結論から言うと、商標登録が認められないとして、裁判所は、原告の請求を棄却しました。

以下、裁判所の判断を紹介していきます。

本願商標が識別力（商標としての特徴）を有さないと判断

本願商標の位置は、靴を製造すると、通常、ステッチ（糸の縫い目）が現れる位置です。

ステッチが破線状になることも通常で、黄色が、特段、珍しいわけではありません。

よって、本願商標は、識別力を有さないと判断しました。

この判断は妥当で、どう主張しても、判断を覆すのは、ほぼ不可能です。

メインで争っているので、次の論点です。

本願商標が著名であることの原告の主張

出願商標が、日本で、著名であれば、特例で、商標登録が認められます。

そこで、本願商標が著名である旨、原告は、主張しました。

本願商標の用いられた原告商品は、昭和６０年頃から、日本全国で販売されています。

本願商標の査定時までの販売期間は約３５年と長いです。

なお、日本での原告の売り上げは、以下の通り、右肩上がりです。

また、多くの雑誌の記事で、原告商品が取り上げられています。

その中で、「イエローのステッチがアクセント」などと紹介されています。

さらに、インターネットの記事でも、原告商品が取り上げられています。

その中でも、「靴底を一周する黄色い縫い目が特徴」などと記載されています。

原告は、アンケート結果も、証拠資料として、提出しました。

黒い革靴の黄色ステッチ部分を見た需要者のうち、３０．７％が原告ブランド名を想起すると回答しました。

さらに、選択肢を示した場合、３７．６％が原告ブランドを選択しました。

このような状況から、黄色のステッチ（糸の縫い目）を見れば、ドクターマーチンと認識できると主張しました。

黄色ステッチから、ドクターマーチンを想起できる、ファッション好きの人もいます

商標登録を認められる程に、著名ではないと判断

裁判所は、アンケートの結果を高く評価しました。

しかし、アンケートでは、黄色のステッチがある黒色の革靴を提示しています。

黒色の靴だと、黄色のステッチの視認性・印象が高まります。

黄色やベージュの靴だと、黄色のステッチは、需要者の目を引かないと判断しました。

つまり、下地が黒色であると、黄色のステッチが目立ちます。

現に、雑誌の記事においても、以下の通り、色のコントラストを指摘しています。

黄色のステッチは、暗い色の革と魅力的なコントラストを生む

ツヤのあるブラックレザーにマーチンの象徴、イエローステッチが引き立ちます。

よって、黒以外の革靴やブーツだと、本願商標の認知度が高いとは認められないと結論付けました。

判例から学べること

アンケート結果の有効性

アンケートの結果、正答率が５０％を下回りました。

それでも、裁判所は、アンケートの結果を高く評価しました。

ファッション業界には、多数のブランドが存在します。

また、商品の形状から、ブランド名まで、想起するのは、なかなか難しいです。

そういった中で、３０％以上の正答率が、好成績と判断しました。

商標の著名性を立証するために、本件のように、アンケートを実施することがあります。

アンケート結果が有効かどうか、判断するための、１つの指針になる判例です。

アンケートは、多額のコストが掛かりますが、有効な証拠となり得ます！

指定商品の限定の重要性

本願商標の指定商品は、「革靴」と「ブーツ」で、特に色を限定していません。

そのため、本願商標の認知度が高いとは認められないと判断しました。

一方、以下のような見解も、裁判所は、示しています。

少なくとも黒い革靴に用いる場合には、本願商標は相当程度の認知度を得ている

黒色の革靴だと、黄色のステッチが目立ち、消費者の印象に残ります。

例えば、指定商品を「黒色の革靴」に限定していれば、どうだったでしょうか？

もしかしたら、商標登録が認められたかもしれません。

もちろん、実際には、黒色以外の革靴も販売しています。

しかし、商標登録を優先するのであれば、指定商品を限定するのもアリだったと思います。

この判例から、指定商品・役務を限定することの有効性を学べます。

本件と比較すると、おもしろい判例

本件とは別に、ドクターマーチンは、販売の中止を求める訴訟を提起しました。

対象となった被告の製品（ブーツ）は、以下の通りです。

なお、事件番号は、令和２年（ワ）３１５２４です。

ドクターマーチンは、位置商標の商標登録を取得できていません。

よって、不正競争防止法を根拠に差し止めを要求しました。

この判決と、本件を比較すると、興味深いです。

結論としては、裁判所は、原告（ドクターマーチン）の請求を認めました。

この判決の中で、ドクターマーチンの黄色のステッチが、周知と認定します。

ただし、被告の製品は、黒色のブーツです。

黒とのコントラストにおいて、黄色のステッチが、明瞭に視認できると判断しました。

つまり、周知性が認められるのは、特定の条件下だけです。

よって、本件の位置商標の判決は、この判決と矛盾していません。