・登録商標「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」が、マルイの著名商標「
」と類似すると、裁判所は判断しました
・特許庁の審査及び審判では、商標が類似しないと判断していて、裁判所で、判断が覆りました
・商品名やサービス名を決める際、著名商標には、注意しましょう。著名商標を避けたネーミングが重要です
事件の概要
商標の実務で、参考になる判例・審決例を紹介していきます。
今回は、知的財産高等裁判所の令和５年（行ケ）第１００６７号の判決、商標「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の判例を紹介します。
まず、事件の概要を説明します。
「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」は、韓国のストリートファッションのブランドです。
そこで、本件の被告は、以下の商標を日本で出願しました。
指定商品は、「被服」や「かばん類」などです。
特許庁の審査を無事に通過して、商標登録になりました。
この商標登録に不満を抱いたのが、原告の丸井グループです。
丸井グループは、以下のような商標登録を保有しています。
丸井グループは、「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」の商標登録に対して、無効審判を請求しました。
丸井グループは、商標「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」が、自己の登録商標に類似しているとして、主張しました。
しかし、丸井グループの主張は認められず、商標登録を維持する旨の審決が下されました。
この審決に不服のある原告（丸井グループ）が、審決の取り消しを求めて、訴訟を提起したのが本件です。
裁判所の判断
あなたは、本願商標「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」が、マルイのロゴ商標「」と類似していると思いますか？
結論としては、裁判所は、特許庁・審判での判断を覆し、無効審判の審決を取り消しました。
つまり、裁判所では、本願商標「５２５２ｂｙＯ！Ｏｉ」が、マルイのロゴ商標「」と類似すると判断しました。
特許庁・審判・裁判所の判断を、まとめると、以下の通りです。
・特許庁の判断→本願商標は、マルイのロゴ商標と類似しない
・審判での判断→本願商標は、マルイのロゴ商標と類似しない
・知財高裁の判断→本願商標は、マルイのロゴ商標と類似する
以下、裁判所の判断について、紹介していきます。
マルイのロゴ商標は著名
マルイは、昭和１２年、家具の割賦販売などの事業を行う会社として設立しました。
マルイは、平成７年頃、ロゴマークを「」に刷新しています。
マルイは、小売事業として、令和２年時点で、首都圏を中心に２０以上の店舗を営業しています。
ちなみに、マルイウェブチャンネルやマルイ楽天市場店など、ＥＣサイトも展開しています。
マルイの令和３年３月期の売上高は、７２０億６７００万円でした。
長年、使用した結果、マルイのロゴ商標は、アパレル分野において、需要者・取引者に、広く知れ渡りました。
遅くとも平成２２年には、特許庁の審査実務においても、マルイのロゴ商標は、著名な商標として認定されるようになりました。
売り上げの規模や使用期間を立証すれば、特許庁が、著名商標と認定してくれることがあります！
「Ｏ！Ｏｉ」部分が、本願商標の主要部分
本願商標は、「５２５２」「ｂｙ」「Ｏ！Ｏｉ」から構成されます。
「ｂｙ」は、一般に「ｂｙ 〇〇〇」との用法で、「商品やサービスの出所が〇〇〇」であることを表します。
よって、「ｂｙ」の後の「Ｏ！Ｏｉ」 部分が、独立して、見る者の注意を引きます。
また、本願商標の「５２５２」部分は、単に数字を羅列したに過ぎません。
それに比べて、「Ｏ！Ｏｉ」部分は、辞書に掲載されている語ではなく、造語とも図形とも理解でき、特徴的です。
また、視覚的にも、「Ｏ！Ｏｉ」部分は、際立った印象を与えます。
よって、「Ｏ！Ｏｉ」部分が、本願商標の主要部分と、裁判所は認定しています。
本願商標から「Ｏ！Ｏｉ」部分を抽出して、他人の商標と比較して、商標の類否を判断できます。
本願商標は、マルイのロゴ商標と類似する
（１）称呼（読み）の比較
本願商標の「Ｏ！Ｏｉ」部分から、「オーオイ」「オーオーアイ」の称呼が生じます。
一方、マルイのロゴ商標から、「オーアイオーアイ」「オイオイ」及び「マルイ」の称呼が生じます。
「Ｏ！Ｏｉ」部分には「！」が含まれていて、厳密には称呼が異なります。
しかし、多くの音が共通し、称呼上、相応に類似していると、裁判所は判断しました。
（２）外観（見た目）の比較
本願商標の「Ｏ！Ｏｉ」部分とマルイのロゴ商標、どちらもゴシック体で、４つの文字または記号です。
また、１字目と３字目は、どちらも「Ｏ」で共通しています。
２字目は「！」と「Ｉ」、４字目は「ｉ」と「Ｉ」と異なる文字又は記号が使用されています。
しかし、いずれも、１本の縦線、または、１本の縦線とその延長線上にある点により構成されるので、形状が類似しています。
加えて、各文字の字間を含めた配列も近似しています。
そうすると、両者の外観は、時と場所とを異にする隔離的観察の下では、互いに相紛らわしいと判断しました。
外観上、似通っているという判断は、確かに、同意できます
（３）結論（商標が類似する）
本願商標の「Ｏ！Ｏｉ」部分とマルイのロゴ商標は、称呼上、相応に類似します。
また、両者は、外観において互いに相紛らわしいです。
さらに、一般消費者は、アパレル・ファッションの出所につき、主として対象商品やロゴマークの外観などに注目します。
よって、本願商標を指定商品に使用した場合、取引者・需要者が、両商標の出所を見誤る可能性があります。
つまり、商品の出所において誤認混同するおそれがあります。
よって、本願商標とマルイのロゴ商標が類似すると、裁判所は判断しました。
判例から学べること（著名商標の類似範囲は広くなり得る！）
他社の著名商標には、十分に注意すること！
著名商標は、通常の商標に比べて、広く保護されます。
例えば、以下のような商標が、特許庁の審査で、著名商標と類似していると判断されて、拒絶されました。
- 出願商標「
」が、著名商標「
」と類似 - 出願商標「
」が、著名商標「
」と類似 - 出願商標「ＪＥＴきりん」が、著名商標「
」と類似
先行商標が著名でなければ、商標が非類似と判断された可能性は十分にあります。
しかし、先行商標が有名だと、消費者は、対象商標から、その部分を分離・抽出して認識します。
よって、著名商標の保護範囲が広がるのは、実情にも合っていて、合理的です。
商品名やサービス名を決める際、著名商標には、注意しましょう。
著名商標を含んだ商品名やサービス名だと、商標登録できない可能性があります。
さらに、商標権侵害で訴えられるかもしれません。
著名商標を避けたネーミングが重要です。
「ｂｙ」の前後の部分が、分離・抽出される可能性がある！
「ｂｙ 〇〇〇」を使ったブランド名は、結構、存在します。
特に、ファッション業界では、このような商標が、多いです。
例えば、以下のような登録商標は、このような用法で「ｂｙ」を使用しています。
このような商標だと、「ｂｙ」の前後の部分が、分離・抽出される可能性があります。
例えば、「JILL by JILLSTUART」を商標出願したとします。
その場合、「JILL」や「JILLSTUART」の他者の先行商標があれば、障害となる危険性があります。
「ｂｙ」を含む商標の場合、前後の部分が、分離・抽出される可能性があるか、検討すべきです。
そのことを念頭に入れて、類似する先行商標を調べて、使用する商標を決めましょう。
判断に迷うことがあれば、商標専門の弁理士に相談することをお勧めします。
